Trademark ClearingHouse (TMCH)
Dall’autunno 2013 e per i 3 anni successivi, l’ICANN ha in programma di rilasciare oltre 1.900 nuovi “generic Top Level Domain”(gTLD).
Escludendo i nuovi gTLDs registrati da aziende private e ad uso esclusivamente interno (ad esempio .audi – .sony – .ibm – etc…), molti Internet Service Provider hanno registrato Top Level Domain generici al solo scopo di vendere al grande pubblico internet i rispettivi domini di secondo livello.
Moltissimi nuovi gTLDs sono estremamente focalizzati su contesti tipici della vendita online di molteplici settori: ad esempio clothing, .fashion, .shoes, .boutique, .buy, .sale, .site, .auction, .cheap, .bargains, .web, .online.. e molti altri ancora (si veda l’elenco a http://www.newgtldsite.com/new-gtld-list/).
Sarà quindi estremamente semplice per un contraffattore/cybersquatter registrare nuovi website con tali nuovi gTLD abusando di Marchi famosi di terzi (es. www.xxx.shoes, www.xxx.boutique, www. xxx.fashion, www. xxx.x.buy, www. xxx.site, www. xxx..market , etc) – per poi utilizzarli come canali per veicolare contenuti illeciti (piattaforme pay-per-click e/o veri e propri e-shop di oggetti contraffatti).
Al fine di fornire ai detentori di marchio uno strumento di tutela per contrastare l’imminente esplosione di abusi dei loro titoli IP, l’ICANN ha messo a punto un sistema dedicato centralizzato chiamato Trademark Clearinghouse (TMCH).
Convey è Agente autorizzato presso la TMCH al deposito di domande di soggetti terzi e può quindi agire per conto di Brand Owner per quanto riguarda le attività necessarie alla registrazione dei marchi nei nuovi gTLD.
Vedi: Convey trademark-clearinghouse.com
Interventi di ‘web ecology and cleaning’
A valle degli output del servizio di “Internet brand intelligence”(IBI) – che genera report strategici/operativi sulla presenza di contraffazioni di marchio e di prodotto (vedi: “Report sulla contraffazione del brand” – Convey ha predisposto un’articolata gamma di concreti interventi di “enforcement” per via amministrativa/tecnica (non giudiziale), in grado di risolvere, a costi e tempi contenuti, specifiche problematiche di abuso/contraffazione del Marchio sul web con un crescendo di complessità e di intensità in funzione delle situazioni e delle esigenze: una vera e propria strategia di “pulizia” del web.
Il programma di azioni attivabili comprende azioni di diffida verso i gestori dei website contraffattori (cease & desist letters to registrant) oppure verso i provider del servizio web (cease & desist letters to registrar); procedure di richiesta – ai motori di ricerca – di deindicizzazione dai loro archivi di contenuti che violano il Diritto d’Autore (ai sensi del DMCA – Digital Millennium Copyright Act ); procedure di richiesta di oscuramento di website per impedire l’accesso a detti contenuti contraffattivi/illegali dal territorio italiano (Provvedimenti AGCM – Autorità Garante della Concorrenze e del Mercato).
Parallelamente alle azioni di enforcement citate, Convey può attivare interventi alternativi specifici di natura tecnico-informatica, finalizzati a peggiorare il ranking delle pagine contraffattive dagli indici dei motori di ricerca, individuando ed eliminando i link parassiti che i contraffattori creano con spamming e hijacking nascosti su website di operatori terzi inconsapevoli (backward link crawling & deleting).
Enforcement del marchio nel Nome a Dominio (NaD)
Quando il titolare del marchio viene a conoscenza di abusi nel Nome a Dominio (NaD), oppure un “Report sulla contraffazione del brand” prodotto da Convey fa emergere molteplici contraffazioni di marchio anche nel “Nome a Dominio” e questi ultimi utilizzano particolari TLD – Top Level Domain (ad esempio i gTLD fra cui .com, .net, .org, .info, ecc.), è opportuno contrastare tali usi illegali attivando apposite procedure amministrative di “enforcement” (le c.d. UDRP – Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) indirizzate a particolari entità internazionali incaricate allo scopo dall’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) beneficiando dei costi e dei tempi di esecuzione molto contenuti di dette procedure.
In presenza di miriadi di website contraffattivi, il servizio di enforcement sui NaD fornito da Convey si avvale del rilevante valore aggiunto del servizio “individuazione di cluster di website contraffattori” capace di trovare e di dimostrare fra i contenuti analizzati la presenza di “pattern”, cioè di indizi/elementi ricorrenti, anche nascosti.
Nella metodologia Convey, ciascun “cluster” da combattere diviene quindi un “dossier” (amministrativo) di una procedura UDRP, con i vantaggi di contenere i costi, di aumentare le probabilità di successo dell’azione di tutela e di moltiplicare l’effetto deterrente sui contraffattori.
Enforcement del marchio su piattaforme di e-Commerce
Le grandi piattaforme di e-Commerce B2B e B2C (soprattutto cinesi e del Far East) sono il motore della contraffazione mondiale in Internet, alimentando anche la contraffazione sui website minori.
Sulla base dei risultati della fase di Internet intelligence (vedi “Report sulla contraffazione del brand”) – che fornisce la puntuale valorizzazione quantitativa ed economica delle inserzioni in essere per famiglia di prodotto e individua le inserzioni contraffattive con maggiori volumi di vendita – Convey attiva, per conto del Brand Owner, un piano sistematico di enforcement amministrativo (non giudiziale), utilizzando e facendo leva sui regolamenti amministrativi adottati dalle stesse Piattaforme e-Commerce per quanto riguarda la tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale (IPRs – Intellectual Property Rights).
La metodologia Convey prevede la creazione di un “complaint-dossier” dettagliato su ciascuna tipologia di contraffazione individuata, la trasmissione sistematica di detti dossier alla Piattaforma per ottenere da un lato il de-listing delle inserzioni contraffattive, la chiusura degli e-shop recidivi e, dall’altro, il controllo del rispetto dei regolamenti di IPRs da parte delle stesse Piattaforme.
Con il servizio “enforcement del marchio su piattaforme di e-commerce” viene anche fornita una reportistica puntuale di tutte le attività svolte e della produttività/efficienza dell’enforcement
Contrasto alla volgarizzazione del marchio
Nella metodologia Convey, il servizio di difesa di un marchio dal pericolo di volgarizzazione in Internet si fonda sui risultati di una specifica attività di analisi sviluppata a monte con soluzioni di “internet brand intelligence” per comprendere la situazione in essere e i suoi “sintomi” peculiari (vedi “ Analisi di volgarizzazione di marchio” ).
Sulla base di tale attività di monitoraggio, anche ripetuto sistematicamente su tutti i principali canali della Rete, viene definito un piano di azione puntuale finalizzato a comunicare a tutti i soggetti in qualche modo interessati al termine-segno la sua natura di “marchio”, la sua appartenenza ad un owner specifico, la necessità di citarlo in abbinamento a label/loghi che ne specificano lo “status” di privativa industriale (es. loghi ®, ™, “marchio registrato”, ecc.).
Tutti i soggetti individuati dal monitoraggio (titolari di website, blog, amministratori, utenti di forum, chat, ecc.) diventano i target di comunicazioni sistematiche e mirate, gestite da Convey per conto del Brand Owner.
La reportistica prodotta sulle diverse tipologie di azione di contrasto alla volgarizzazione realizzate e le azioni di controllo periodico circa la ricaduta pratica di tali azioni, possono costituire documentazione inoppugnabile in merito al comportamento del titolare del Marchio e alla sua inequivocabile volontà di far conoscere e di difendere attivamente i propri diritti di privativa industriale, così come richiesto specificamente dalla legge.